El riesgo retrospectivo en el análisis del nivel inventivo.
En el examen de patentabilidad, el nivel inventivo constituye uno de los criterios más complejos y discutidos. Determinar si una invención “no resulta obvia” para un experto en la materia implica una valoración jurídica y técnica sujeta a un riesgo recurrente: el análisis retrospectivo o hindsight bias.
1. Naturaleza del riesgo retrospectivo
El riesgo retrospectivo consiste en valorar la obviedad de una invención con conocimiento del resultado ya obtenido, lo que conduce a juzgar con excesiva facilidad como “evidente” una solución que, antes de conocerse, no lo era. Este sesgo psicológico afecta incluso a los examinadores y tribunales más experimentados, al reconstruir el proceso inventivo con información que el inventor originalmente no poseía.
Como explica Carlos Fernández-Novoa, el riesgo retrospectivo “distorsiona la valoración objetiva del ingenio creador, confundiendo la lógica a posteriori con el esfuerzo inventivo ex ante” (La protección de las invenciones industriales, Civitas, 2005).
2. Enfoque europeo: el problema técnico objetivo
El Convenio sobre la Patente Europea (CPE) y la jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes (OEP) han desarrollado el llamado método del problema-solucción, precisamente para evitar el riesgo retrospectivo. Según la decisión T 24/81 (ABZ/Derivatives) y posteriores resoluciones de la Junta de Apelación Técnica, este método exige:
- Identificar el estado de la técnica más cercano.
- Determinar el problema técnico objetivo a resolver.
- Evaluar si, partiendo de ese problema, el experto habría llegado a la solución sin ejercicio inventivo.
Este procedimiento obliga a reconstruir el razonamiento sin conocer el resultado final, evitando que el examinador juzgue con la ventaja del conocimiento posterior. En la decisión T 564/89, la OEP reiteró que “la evaluación del nivel inventivo no debe hacerse con el beneficio de la retrospección, sino situando al experto en la posición anterior a la invención”.
3. Jurisprudencia estadounidense: el caso KSR v. Teleflex
En los Estados Unidos, la Supreme Court, en el célebre caso KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007), reformuló el análisis del obviousness bajo la Sección 103 del Patent Act, criticando la rigidez del anterior test “Teaching-Suggestion-Motivation (TSM)”.
Sin embargo, el propio fallo advirtió que la flexibilidad en la evaluación “no debe confundirse con un análisis retrospectivo” (hindsight reasoning). La Corte señaló que los jueces deben tener cuidado en no considerar obvia una invención solo porque, una vez conocida, parece sencilla o predecible.
Doctrinalmente, Donald Chisum resalta que el hindsight bias es “la trampa más común en el juicio de obviedad”, por cuanto “la invención parece evidente únicamente después de haber sido revelada” (Chisum on Patents, §5.04[1]).
4. Prevención del sesgo en la práctica jurídica
Evitar el riesgo retrospectivo exige aplicar criterios objetivos y estructurados. Tanto la OEP como la jurisprudencia norteamericana coinciden en que el análisis del nivel inventivo debe realizarse desde la perspectiva del experto antes de la invención, sin considerar elementos de conocimiento posterior ni efectos comerciales.
Además, los tribunales recomiendan utilizar evidencia técnica y pericial que acredite cómo el experto razonaría en la fecha de prioridad, y no cómo lo percibe tras conocer la solución.
5. Reflexión final
El riesgo retrospectivo distorsiona la esencia misma de la protección por patente: recompensar la actividad inventiva genuina. Un examen riguroso del nivel inventivo debe preservar la objetividad, evitando que la lógica a posteriori sustituya el juicio técnico ex ante. Tanto en Europa como en América, la doctrina y la jurisprudencia coinciden en un principio fundamental: una invención no debe parecer obvia solo porque ya se conoce.
Referencias bibliográficas
- Chisum, D. S. (2024). Chisum on Patents. LexisNexis, §5.04[1].
- Fernández-Novoa, C. (2005). La protección de las invenciones industriales. Civitas, Madrid.
- Cornish, W. R., & Llewelyn, D. (2019). Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights (9th ed.). Sweet & Maxwell, London.
- Oficina Europea de Patentes (OEP), T 24/81 (ABZ/Derivatives), OJ EPO 1983, 133.
- Oficina Europea de Patentes (OEP), T 564/89, OJ EPO 1991, 533.
- KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (2015). Guía para el examen de patentes y el análisis del nivel inventivo. Ginebra.